Marque pharmaceutique: Usage licite dans une publicité comparative

Une société, qui a obtenu une AMM pour une spécialité pharmaceutique inscrite au répertoire des génériques, a fait apparaître dans des journaux destinés aux professionnels l'annonces isuivante: “la commercialisation prochaine de la Paroxétine G Gam (générique de Deroxat, paru au JO du 1er novembre 2002)”.

Le laboratoire pharmaceutique commercialisant la spécialité de référence et détentrice de la marque pharamceutique "Deroxat" a alors assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

L'affaire a été portée devant la Cour de cassation qui a jugé que  la cour d’appel avait exactement retenu que la société n’avait pas tiré indûment profit de la notoriété de la marque “Deroxat” (absence de concurrence déloyale): la mention entre parenthèses et en petits caractères “générique de Deroxat paru au JO du 1er novembre 2002” ne cherchant pas à exploiter la notoriété de la marque “Deroxat” mais à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence.

En revanche, elle casse l'arrêt relativement à la position prise par la cour d'appel relativement à l'acte de contrefaçon qui était la suivante: la société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle et a, en conséquence, commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en faisant usage de la marque “Deroxat” car si la mention de la marque est une solution de facilité et de commodité, elle n’est cependant pas une référence nécessaire puisqu’il existe pour le public concerné d’autres moyens d’identifier la destination du générique.

La Cour de cassation juge ainsi que la cour d’appel a violé les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, qui doivent ^tre interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d’un signe identique ou similaire à sa marque (Cass. com., 24 mai 2011, N°09-70722).